על תחרות בסימני מסחר

סעיף 29 (א) לפקודת סימני המסחר שכותרתו "בקשות מתחרות לסימנים זהים" קובע כדלהלן:

"(א) הגישו אנשים שונים בקשות נפרדות להירשם כבעלי סימני מסחר זהים או דומים עד כדי להטעות, לגבי אותם טובין או הגדר טובין, והבקשה המאוחרת הוגשה לפני שקובלה הבקשה המוקדמת, רשאי הרשם שלא לקבל את הבקשות עד שייקבעו זכויותיהם בהסכמה שבא עליה אישור הרשם, ובאין הסכמה או אישור כאמור יחליט הרשם, מנימוקים שיירשמו, לגבי איזו בקשה יימשכו ההליכים לפי פקודה זו".

סעיף 29 לפקודה מסדיר למעשה את סמכותו של רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר (להלן: "הרשם") להחיל על בקשות של שתי יישויות לרישום שני סימני מסחר, ביחס לאותם טובין או טובין מאותו הגדר כאשר הסימנים הינם לרוב בעלי דימיון ניכר, הליך מיוחד שבסופו תינתן לאחד הצדדים האפשרות להמשיך את הליך הבחינה והרישום של סימן המסחר.

ההליך המוחל על-ידי הרשם לפי סעיף 29 לפקודה אינו דן כלל בכשירות הסימן לרישום, כלומר בחוקיות הסימן על-פי העקרונות המוסדרים בפקודה והמבחנים אשר הותוו בפסיקה, כי אם בעדיפות יחסית, רלטיבית, לרכישת עדיפות או לרכישת זכות בכורה של מבקש אחד בסימן על פני משנהו, שהינו לרוב, יריב עסקי המנסה להיבנות מהמוניטין ומההוקרה לה זכה האחר. נקודת המוצא על-פי הסעיף הינה כי שני הסימנים כשרים לרישום, דא עקא פעמים רבות נדרשים הצדדים לשאלות הכשירות כבר בהליך התחרות על-פי סעיף 29 לפקודה, ואין מנוס אלא להכריע בהם כבר במסגרת הליך זה.

בשולי הדברים, יש לומר כי עצם העובדה שעיתוי הפתיחה בהליכי התחרות מכח סעיף 29 לפקודה הינו דינמי ובלתי מוגבל, מקנה, הלכה למעשה, עדיפות אינהרנטית לצד המעוניין לסכל רישום של סימן מסחרי של מתחרה, לפעול בדרך של הגשת בקשה נגדית לרישום סימן מסחר ביחס לאותם טובין או טובין מאותו הגדר. מבלי לקבוע מסמרות, ייאמר כי דרך זו הינה עדיפה על פני הליך התנגדות לרישום סימן מסחר שהינו הליך נוקשה יותר, הכפוף לסד לוחות זמנים (תוך שלושה חדשים מיום הפרסום רשאי כל אדם להגיש לרשם הודעה על התנגדותו לרישום הסימן) מעצם העובדה כי מושם בו דגש לכשרות הסימן, ולא לזכות של כל צד לבצע שימוש בסימן.

הליך הכשרות של סימן מסחר וההתנגדות לרישומו מוסדרים בפרק ג' לפקודה, בו נקבע איזה סימן כשר להירשם כסימן מסחר בפנקס סימני המסחר, ואיזה סימן אינו כשר לרישום, כאשר על-פי סעיף 12 לפקודה, הרשם רשאי לסרב לבקשת רישומו של סימן מסחר הזהה עם שמו של אדם אחר או של עסקו או הדומה לאותו שם, לרבות שם עסקו, או המכיל שם זהה או דומה, אם יש בסימן כדי להטעות את הציבור או לגרום התחרות בלתי הוגנת.

כאשר מונחות בפני הרשם שתי בקשות לרישום סימן מסחר דומה ומוחל סעיף 29 לפקודה, ניצבות בפניו שלוש אפשרויות הכרעה: האפשרות האחת, לקבוע כי הצדדים המתחרים לא הוכיחו את זכותם להשתמש בסימן. האפשרות השניה, לקבוע כי רק צד אחד הוכיח את זכותו להשתמש בסימן. האפשרות השלישית, להפעיל את סמכותו, מכח סעיף 30 לפקודה, ולהותיר לשני הצדדים לעשות שימוש מקביל בסימן המסחר.

הפסיקה קבעה כי המבחנים לאורם יש ליתן החלטה בבקשות מתחרות לרישום סימן מסחר בהתאם לסעיף 29 לפקודה, הינם מבחן תום הלב של המבקשים לרשום את סימן המסחר שהינו לרוב סימן מסחר דומה לסימן השני. עניינו של מבחן זה הינו האם בחר אחד המבקשים המתחרים בסימן, להיבנות מהמוניטין שרכש יריבו באותו הסימן. מבחן מידת השימוש בסימן המסחר, אשר נחלק לשני תתי מבחנים, מידת ההכרה וההוקרה של הסימן ערב הגשת הבקשות המתחרות, והיקף השימוש בסימן עד למועד הבירור בתיק, המבחן השלישי שהינו מבחן משני למבחן תום הלב ולמידת השימוש, הינו מועד הגשתן של הבקשות המחתחרות לרישום, כאשר במסגרתו נבחנת מועד הגשת הבקשה לרישום סימן מסחר על-ידי כל אחד מן הצדדים. (פירוט בעניין המבחנים המוחלים על בקשות מתחרות, ראו ע"א 11188/03 קונטקט לינסן (ישראל) בע"מ נ' רשם הפטנטנים, המדגמים וסימני המסחר ואח', פורסם באתר המשפטי nevo).

נטל ההוכחה בפרוצדורה על-פי סעיף 29 לפקודה, מוטל על הצדדים באופן שווה (בג"צ 460/87Fuji Electronics Mfg.Co נ' רשם הפטנטים ואח', פ"ד מ"ב(1) 485), כאשר יש לקחת בחשבון בעת ניהול ההליך את קיומם של שני הפרמטרים הבאים: האחד, כי הליך התחרות על-פי סעיף 29 לפקודה הינו הליך דינמי בו הדין מתחשב גם בשינוי "מאזן הכוחות" בין הסימנים המתחרים תוך כדי ניהול ההליך זאת להבדיל מהליך ההתנגדות הנוקשה יותר, כפי האמור בפרק א' דלעיל; והשני, כי הליך לפי סעיף 29 לפקודה, הינו הליך המחייב את הצדדים לערוך סקרי שוק, לאסוף פרסומים מסחריים ושיווקיים, ללקט פרסומים ברשת האינטרנט ובעיתונות (ראה בעניין זה: עמיר פרידמן, סימני מסחר-דין פסיקה ומשפט משווה, מהדורה שנייה, עמ' 400).

בעידן בו חברות מנהלות את עסקים חובקי עולם, פרסום באמצעות אינטרנט הפך לפלטפורמה שיווקית משמעותית הזוכה, על-פי מחקרי שוק, לחשיפה בקרב פלחי אוכלוסיה בלתי מבוטלים. הצגת נתונים אודות פעולות שיווק שבוצעו באינטרנט, יש בן כדי להעניק לרשם בהליך של בקשות מתחרות, אינדיקציה למידת החשיפה של המוצר או הסימן בקרב הצרכנים, ועשויה, ללא צל של ספק, להקל על החלטתו בדבר איזו היא החברה המזדנבת אחר סימנה המסחרי של החברה המתחרה.

כאשר בוחנים את מידת הזיהוי של מוצר עם חברה זו אחרת, תצגנה החברות המתחרות, קרוב לודאי, נתונים אודות פעולות השיווק שננקטו על ידן על-מנת להטמיע את המוצר עובר להגשת הבקשה ואף לאחריה, כאשר כל נתון הוא קביל ויכול להוות אינדקציה למידת חוסנו של הסימן.

על-מנת לזהות עצמן עם המותג ולנכס את הבעלות בסימן תצגנה החברות בפני הרשם חלק מן הנתונים השיווקיים הבאים:

חברות המפרסמות באמצעות באנרים, שהינם רצועת פרסום המופיעה לאורכם ולרוחבם של דפי האינטרנט, תצגנה בפני הרשם נתונים כמותיים אודות שיעורי ההקלקה על הבאנר; חברות המפרסמות באתר האינטרנט גוגל (Google) תצגנה בפני הרשם את דפי הדוחות של גוגל שבו יוצגו מספר המופעים של החברה ו/או הסימן; חברות תצגנה בפני הרשם נתונים סטטיסטיים מאתרים מהימנים הבודקים את כוח התעבורה ברשת, כאשר דירוג גבוה יותר, מצביע על מידת חשיפה ופופלריות רבה יותר של האתר; חברות תצגנה נתונים אודות כתבות מערכתיות, שהינן כתבות בעלות ערך פרסומי רב, שנכתבו על-ידי מערכת עיתון המופץ בעיתונות הכתובה ובעיתון המופץ באינטרנט; חברות תצגנה את שם המתחם (Domain) שלהן באינטרנט, שהינו שער הכניסה לאתר הבית, שעלול לעיתים להיות כשמו של הסימן (עם זאת ייאמר כי על-פי הפסיקה, רישום שם מתחם באיגוד האינטרנט הישראלי, אף אם נרשם ראשון על ציר הזמן, אינו מבטיח כי הינו בר תוקף מבחינת החוק הישראלי, ראו בעניין זה ה"פ 10909/99 סלקום ישראל בע"מ נ' ט. מ. אקוונט תיקשורת מחשבים, דינים מחוזי, לג (3) 424).

יש לומר כי הצגת הנתונים דלעיל יכולים להוות את הבסיס הדרוש לרשם על-מנת לקבל אינדיקציה למידת הפעילות שנקטה החברה על-מנת להטמיע את הסימן ולזהותו בקרב הצרכנים, ואולם רק הנתונים ביחד עם שימוש בכללי תחרות הוגנת, על-פי כללי מסחר מקובלים במסגרת הדין הכללי, תוך שימוש בתום לב בסימן בהתאם למבחנים שהותוו על-ידי בתי המשפט, הם אלו אשר יקנו את זכות הבכורה בבעלות על הסימן.

יש לזכור כי תחרות עסקית הינה נחלת העולם המודרני מאז ימים ימימה; קל וחומר, בן בנו של קל וחומר כך הוא לגבי התחרות העסקית בעולם האינטרנט שהינו כלי בעל תהודה וחשיפה בלתי מוגבלת לשיווק עסקים.

אוסיף כי ההלכה, שלפיה תום-הלב בדיני חוזים הוא מבחן אובייקטיבי, יפה גם לסוגיית התחרות הבלתי הוגנת (ע"א 6181/96 יגאל קרדי נ' Bacardi & Company Limited, פורסם במאגר המשפטי nevo), כאשר רמת ההתנהגות הנדרשת על-פי דיני התחרות הבלתי הוגנת, צריכה להיקבע על-פי סטנדרטים ערכיים ראויים של החברה ולא על-פי האמונה הסובייקטיבית בדבר יושר והגינות של המבקש לרשום סימן מסחר.

ההכרעה השלישית הניצבת במניין האפשרויות בפני רשם סימני המסחר, כאמור בפרק ב' דלעיל, הינה להפעיל את סמכותו מכח סעיף 30 לפקודה ולהותיר לשני הצדדים לעשות שימוש מקביל בסימן בתנאים ובהגבלות שיראה לנכון: "ראה הרשם שהיה שימוש מקביל בתום-לב, או שהיו נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות, לדעתו, רישומם של סימני מסחר זהים או דומים, לגבי אותם טובין או אותו הגדר טובין, על שמם של בעלים אחדים, רשאי הוא להרשות רישום כאמור בתנאים ובהגבלות שיראה לנכון או בלעדיהם".

הנסיבות המסחריות המיוחדות על פיהן יש להתיר שימוש מקביל, צריכות להיגזר ממידת תום הלב של כל צד באימוץ הסימן, כאשר טובת הצרכנים והחשש מפני הטעייתם על-ידי השימוש בסימנים דומים, כמו גם מתן הגנה הנוגעת לאמון ולמהימנות שיטת סימני המסחר בעיני הצרכנים, אמורה כל העת להיות נגד עיני הרשם.

חלוקת זכויות הצדדים, על-ידי מתן אפשרות לשימוש מקביל בסימני מסחר, הופכת יותר ויותר ברת שימוש בערכאות המשפטיות, המתמודדות אף הן עם שיטות שיווק חדשניות בעולם המסחרי הוירטואלי, ומעניקות במסגרת החלטותיהן פתרונות ביניים שיש בן כדי ליצור צדק חלוקתי המאזן בין זכויות הצדדים, כפי שיתואר להלן בעניין רישום סימן המסחר "סבון של פעם" אשר נדון בבית המשפט העליון בע"א 8987/05 יהודה מלכי נ' סבון של פעם (2,000) בע"מ ורשם הפטנטנים המדגמים וסימני המסחר, פורסם באתר המשפטי nevo (להלן: "עניין סבון של פעם").

בעניין הסבון של פעם, החליט בית המשפט העליון לדחות את הערעור שהגיש מר יהודה מלכי (להלן: "המערער") נגד חברת סבון של פעם בע"מ, וקבע כי המערער, שהינו בן למשפחת יצרני סבונים אשר עשה שימוש משנת 1966 בסימן המסחרי "סבון של פעם", אינו זכאי לנכס לעצמו את הבעלות על הסימן. בית המשפט העליון (כבוד השופט י' אלון), אשר התיר למערער להגיש ראיות נוספות בשלב הערעור, ערך ניתוח מדוקדק של מכלול המבחנים שנקבעו בפסיקה לצורך קביעת עדיפות על-פי סעיף 29 לפקודה, פסק בסופו של דבר כי המשיבה, חב' סבון של פעם בע"מ, היא זו שזכתה להכרה והוקרה בקרב ציבור הצרכנים בסימן "סבון של פעם" ועל כן היא זכאית לעשות שימוש בסימן זה.

החלטת כבוד השופט א' גרוניס, בעניין סבון של פעם, אשר תובא להלן, מציבה בפנינו נקודת התבוננות מעניינת היוצרת דה פקטו צדק חלוקתי בתחרות בין שניים על סימן מסחר אחד, כאשר על-פי גישתו יש לראות במערער, אשר הגיש את הבקשה הראשונה לרישום סימן מסחר, כבעלים של זכות בעלת אופי קנייני, ולאור זאת יש לראות את המשיבה כמפקיעה את זכותו של המערער בקניינו:

"בתחרות בין שניים על סימן מסחר אחד יוצא מגיש הבקשה הראשונה, שאף השתמש לראשונה בסימן, כשידו על התחתונה. תוצאה זו מעוררת אי-נחת. היא מביאה לכך שבמקרה הנוכחי זו שהגישה את הבקשה המאוחרת (להלן - המשיבה), "מפקיעה" את זכותו של המבקש הראשון (המערער) וזאת בלא פיצויו. תוצאה זו מתחייבת מן האופי הבינארי של הכרעות משפטיות רבות ככלל, ונוכח הוראת סעיף 29(א) לפקודה בפרט. ההכרעה בתחרות בין המערער למשיבה מובילה לזכייה מלאה של המשיבה ולהפסד מוחלט של המערער. תוהה אני האם לא היה זה צודק יותר, ואף נכון מבחינה כלכלית, להביא לפתרון ביניים"

בנסיבות הללו מציע כבוד השופט א' גרוניס לערוך במקרים בהם מוחל סעיף 29 לפקודה, תחרות בין שני צדדים, כך שכל אחד יציע סכום כסף עבור זכותו של האחר, ואולם, היות והצדדים לא העלו אפשרות זו בפני בית המשפט, החליט כבוד השופט א' גרוניס לדחות את הערעור בכפוף לאמרתו האגבית כי יש בפתרונות המוצעים על ידו, כדי לאפשר להימנע מהכרעה בינארית של "הכל או לא כלום", שהינה מאפיין מובהק של ההכרעה השיפוטית, ואשר נראה כי המשפט המודרני הולך ומתרחק ממנה.

דומה והזרעים לגישת כבוד השופט א' גרוניס בעניין הסבון של הפעם, אשר נותנת מקום של כבוד לשני שחקנים יריבים באותה זירה, נזרעו עוד בהחלטה בבקשות מתחרות לרישום סימני מסחר של שתי חברות העוסקות בפעילות מסחרית בעלת ממשק דומה, האחת, מפעילה חדרי כושר בעיקר בגוש דן, והשנייה, מפעילה מכון לפעילות אירובית לנשים באזור ירושלים (בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר מס' 105968, 107479, "GREAT SHAPE", פורסם במאגר המשפטי nevo) (להלן: "עניין GREAT SHAPE").

בעניין GREAT SHAPE אפשר הרשם לשתי חברות לבצע שימוש מקביל בסימן מסחר GREAT SHAPE, ובלבד שהשימוש בכל סימן יבוצע באיזורי פעילות גיאוגרפיים שונים בארץ, בהתאם למקום פעילותן המסחרית של החברות. בשים לב לשטחה המניאטורי, הרי שחלוקת ארץ ישראל לשני איזורי חיץ שונים, כמקדם ביטחון שיש בו כדי למנוע הטעייה של צרכנים, מהווה צעד משמעותי ביסוד תפיסת סימני המסחר וביישום הרציונל הניצב מאחורי זיהוי המוצר עם חברה המקדמת את המסחר באזור פעילות מסויים המרוחק ממקום אחר. החלטת הרשם בעניין החלוקה הגיאוגרפית, מאמצת את גישת הפסיקה הקיימת בארצות הברית לאור שטחה הגיאורפי ומימדיה, בתנאי שמדובר בעסקים הממוקמים באיזורים שונים.

עד כמה נאמן היה הרשם לעקרונות הניצבים בבסיס דיני סימן המסחר בעניין GREAT SHAPE, ניתן ללמוד מקביעתו כי עצם העובדה ששמה של אחת החברות הינו גם שמה המסחרי, כפי שנרשם ברשם החברות, אינו מעניק לה זכות בכורה אוטומטית בסימן המסחרי. לגישת הרשם, זכות הבכורה בסימן המסחר נגזרת, בין היתר, מהמוניטין לו זוכה הסימן, כאשר בנסיבות המקרה הנדון, מחומר הראיות נלמד כי הצדדים פועלים באיזורים שונים, והסימנים שלמעט היותם בעלי כיתוב דומה הרי שעיצובם נראה שונה, כך שהסיכויים עקב כך להטעיית הציבור, גם כך קטנים.