שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב
גדעון גינת הוציא תחת ידו פסק דין בתביעה על הפרת זכויות בסימן מסחר המתווה עקרונות מנחים להכרעה בסוגייה זו. התביעה הוגשה על-ידי חברת אופנת רן-לי סחר (2002) נגד הניה ונתן נוסבוים, בעלים של חנות בגדי נשים בירושלים, בטענה להפרת זכותה בסימן המסחר הרשום MIKADO. במקביל הוגשה על-ידי הנתבעים עתירה לבית משפט השלום בהרצליה לקבוע כי הם רשאים לעשות שימוש בשם MIKADO (אחד מקיסרי יפן).
השופט גינת קובע בהתייחסו לטענת הנתבעים, לפיה עומדת להם הגנת "שימוש אמת" לאור השימוש שעשו בשם "מיקדו" כשם עסקם בטרם נרשם הסימן, כי הרוצה ליהנות מן ההגנה של "שימוש אמת" בפקודת סימני המסחר צריך להוכיח תחילה כי השימוש שהוא עושה בשם הינו שימוש הגון ותם לב, שאינו מלווה בניסיון ליהנות מהמוניטין של הבעלים של סימן המסחר הרשום.
אולם, מציין השופט, כי גם אם הוכח שימוש כזה, על הנתבע להוסיף ולהראות כי השימוש בשם על ידו אינו יוצר חשש להטעיה ולבלבול בינו ובין סחורתו, לבין בעל הסימן הרשום וסחורתו.
לדברי השופט, הנתבעים עשו שימוש
בתום לב בשם MIKADO, אולם עם זאת קיים חשש שהציבור יטעה לחשוב כי יש קשר בין בית העסק של הנתבעים לבין עסקי התובעים בשל השימוש בשם הזהה. זאת אף שלכאורה המדובר בסתירה לקביעתו, לפיה התובעים לא הוכיחו מוניטין נרחב וייתכן כי הנתבעים כלל לא נתקלו בהם עד להגשת התביעה.
אולם השופט סבור כי במסגרת הבדיקה של שאלת ההטעיה אין צורך להראות כי קיימת הטעיה בפועל, ודי בקיומו של פוטנציאל ברור להטעיה על-מנת לשלול מן הנתבע את הגנת "שימוש אמת".
בפסק דינו קובע עוד השופט גינת, כי העובדה שהתובעים מוכרים בעיקר בגדי גברים אינה מחייבת אותם להגביל את תחולתו של סימן המסחר לבגדי גברים. יתר על כן, לדעתו, גם לו רשמו התובעים את סימן המסחר לגבי בגדי גברים בלבד, אין פירושו של דבר שהשימוש בסימן על-ידי מי שמוכר בגדי נשים, לא היה נחשב הפרה של הסימן.
בפסק הדין נקבע עוד, כי כאשר נעשה שימוש בסימן הזהה לסימן המסחר הרשום, אין צורך להוכיח כי הסימן המפר גורם להטעיית הציבור באשר למקור הטובין או השירות, ובמקרה שכזה עצם השימוש בסימן מהווה הפרה. לעומת זאת, כאשר אין מדובר בסימן זהה לגמרי לסימן המסחר הרשום, על התובע להוכיח כי קיים חשש להטעיה של הלקוחות.
לדברי השופט, במקרה הנדון למרות השוני בעיצוב המילה MIKADO קיים חשש אמיתי להטעיה כתוצאה מן השימוש בשם MIKADO על-ידי הנתבעים. השופט הוסיף כי כאשר מדובר בשתי מילים שצלילן זהה לחלוטין וגם הרכב האותיות בהן זהה, העיצוב השגרתי של המילה MIKADO בשם עסקם של הנתבעים, לעומת העיצוב הייחודי של המילה MIKADO בסימן המסחר של התובעים, אינו יכול לשמש גורם מבדל מספיק על-מנת לאיין את חשש ההטעיה.
השופט הגיע לידי מסקנה כי השימוש שעושים הנתבעים בשם MIKADO מפר את סימן המסחר הרשום של התובעים, אולם הם פעלו בתום לב מבלי שהיו מודעים לסימן שנרשם על שם התובעים וללא כוונה ליהנות מהמוניטין של התובעים. השופט החליט להוציא צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים לעשות כל שימוש בשם MIKADO בעברית או באנגלית ובנוסף לשלם לתובעים הוצאות משפט בסך 44,000 שקל.
