בית המשפט המחוזי בתל-אביב (השופט יהודה זפט) קבע (12.1.05), כי "BOTOX" הינו סימן מסחר מוכר היטב, וכי השימוש בסימנים BOTO-EFFECT ו- BOTORELAX מהווה הפרה של סימן המסחר "BOTOX".
הקביעה האמורה נעשתה במסגרת החלטה בבקשה לצו מניעה זמני שהגישו חברת Alleragn Inc, היצרנית של התכשיר BOTOX המיועד לטיפול בקמטים, וחברת טרדיס גת, המשווקת הבלעדית בישראל של מוצרי Allergan, וזאת באמצעות עו"ד אבי אורדו, שותף במשרד ש. הורוביץ ושות'.
הבקשה הוגשה כנגד חברת בי.פור.יו בע"מ (שעשתה שימוש בסימן BOTO-EFFECT) וכנגד חברת המרכז לקוסמטיקאית (שעשתה שימוש בסימן BOTORELAX).
בית המשפט קבע, כי שני הסימנים דומים עד כדי הטעיה לסימן BOTOX הן על-פי מבחן הצליל והן על-פי מבחן המראה, וכי הסיומות של הסימנים אינן יוצרות הבחנה בין הסימנים לבין הסימן BOTOX. כמו-כן, בית המשפט קבע, כי "די בכך שסימן המסחר BOTOX מהווה סימן מסחר מוכר היטב כדי שההגנה מכוחו תתפרש גם על תחומים אחרים במקום שהלקוח יוצר בתודעתו זיקה בין סימן המסחר המוכר היטב לבין הסימן הנטען להיות להיות מפר וקיים חשש ממשי לפגיעה בבעל הסימן המוכר היטב".
בית המשפט אף דחה את טענת המרכז לקוסמטיקאית לפיה יש לעכב את ההליך כנגדה בשל כך שמחוץ לגבולות ישראל תלוי ועומד הליך משפטי בין Allergan לבין היצרנית של המוצר BOTORELAX, תוך שבית המשפט קובע, כי בשל כך שהסימן BOTOX רשום בישראל, ההליך מחוץ לישראל אינו רלוונטי.
לבסוף, בית המשפט קבע, כי הוכח בפניו שהמבקשות נוקטות בהליכים שונים בארץ ובחו"ל על-מנת להגן על סימני המסחר שבבעלות Allergan, באופן המלמד שהן אינן מוותרות על זכויותיהן.
נוכח קביעותיו אלה, הוציא בית המשפט צו מניעה זמני כנגד המשיבות והורה להן להפסיק להשתמש בסימנים BOTO-RELAX ו- BOTOEFFECT. כמו-כן, הורה בית המשפט למשיבות למחוק לאלתר את הסימנים האמורים מכל המוצרים והחומר השיווקי שמצוי אצל מפיצים, קוסמטיקאיות, רשתות שיווק ונקודות מכירה, וכן לאסוף את המוצרים והחומר השיווקי שלא ניתן למחוק ממנו את המוצרים האמורים.
בנוסף חוייבו המשיבות לשלם למבקשות הוצאות משפט בסך 50,000 ש"ח. עו"ד אורדו, בא-כח Allergan וטרדיס, מסר, כי מרשותיו מקוות, שבעקבות ההחלטה יסתיים גל ההפרות של סימן המסחר BOTOX, שפשט בישראל בחודשים האחרונים.
לדבריו, בחודשים האחרונים Allergan וטרדיס איתרו לא פחות מ- 12 גורמים שונים שהפרו את זכויותיהן בסימן BOTOX בישראל. מתוך 12 הגורמים, ממשיך עו"ד אורדו, עשרה נעתרו לדרישות Allergan והפסיקו את מעשי ההפרה לאחר שחתמו על כתבי התחייבויות. לטענתו, המשיבות היו שני הגורמים היחידים שהתעקשו שלא לחתום על כתבי התחייבויות כאמור, ולפיכך לא נותרה ל - Allergan ולטרדיס כל ברירה, אלא למצות את זכויותיהן במסגרת בית המשפט.
בש"א 20294/04 Allergan Inc ואח' נ' בי פור יו בע"מ ואח'
